Extras din Competenţa în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012) | Gheorghe-Liviu Zidaru
Secţiunea a 5-a. Competenţa exclusivă în materia înregistrării sau valabilităţii drepturilor de proprietate intelectuală
§1. Domeniul de aplicare
Potrivit art. 24 pct. 4 din Regulament, sunt exclusiv competente „în ceea ce priveşte înregistrarea sau valabilitatea brevetelor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, precum şi a altor drepturi similare care necesită depunere sau înregistrare, indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acţiune sau de excepţie [855], instanţele din statul membru pe teritoriul căruia depunerea sau înregistrarea a fost solicitată, a avut loc sau, în temeiul unui instrument al Uniunii ori al unei convenţii internaţionale, se consideră că a avut loc.
Fără a aduce atingere competenţei pe care Oficiul European pentru Brevete o are în conformitate cu Convenţia privind acordarea brevetelor europene, semnată la München la 5 octombrie 1973, instanţele din fiecare stat membru sunt exclusiv competente [856], indiferent de domiciliu, în acţiunile privind înregistrarea sau valabilitatea unui brevet european acordat statului în cauză”.
Potrivit raportului Jenard, de vreme ce decizia de acordare a unui brevet constituie un act de suveranitate naţională, acţiunea privitoare la valabilitatea brevetului este de competenţa exclusivă a instanţelor statului respectiv (raţiuni de simetrie: statul care a acordat titlul de protecţie este competent să-l şi retragă) [857]. În acelaşi sens, s-a arătat că prevederea se întemeiază pe caracterul suveran al acordării brevetului, litigiile cu privire la acordarea şi validitatea brevetelor fiind, în dreptul german, litigii de drept administrativ, însă în majoritatea celorlalte state membre, litigii de drept civil, motiv pentru care ele intră sub incidenţa Regulamentului [858].
Intră, de asemenea, sub incidenţa Regulamentului litigiile privitoare la desene şi modele industriale, respectiv cu privire la mărci. Nu intră însă sub incidenţa normei de competenţă exclusivă litigiile privitoare la dreptul de autor (chiar în varianta copyright), întrucât acesta se naşte ope legis, iar nu prin efectul unei proceduri formalizate de acordare a unui titlu de protecţie [859]. Totodată, nu intră sub incidenţa Regulamentului Bruxelles I bis (decât cu titlu subsidiar, ca drept comun) litigiile privitoare la mărcile şi desenele comunitare (în prezent, ale Uniunii Europene), care sunt guvernate de norme de competenţă distincte [860].
[855] Această parte a textului este nouă. În rest, norma preia fostul art. 22 pct. 4 v.R. [856] Preferăm această traducere celei oficiale, care întrebuinţează sintagma improprie „au competenţă exclusivă”. [857] A se vedea raportul Jenard, p. 36. [858] În acest sens, Rauscher/Mankowski (2016), p. 670. [859] A se vedea Schlosser, p. 107; Rauscher/Mankowski (2011), p. 502-505; Dickinson/Lein/Lehmann, The Recast Regulation, p. 271. [860] În acest sens, Dickinson/Lein/Lehmann, The Recast Regulation, p. 271.
S-a subliniat, cu temei, că, faţă de principiul teritorialităţii, aplicabil în principiu întinderii protecţiei conferite de un drept de proprietate intelectuală, competenţa astfel stabilită asigură şi concordanţa cu legea aplicabilă. [861]
S-a spus, aşadar, că art. 22 pct. 4 este aplicabil litigiilor privitoare la validitatea şi înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală la care se referă textul, precum şi litigiilor privitoare la prioritatea înscrierilor, nu însă şi litigiilor prin care mai multe persoane îşi dispută apartenenţa dreptului (Prätendentenstreitigkeiten), litigii dintre angajator şi angajat cu privire la invenţia de serviciu ori litigii care decurg dintr-un contract cu privire la un astfel de drept (licenţă sau cesiune), privind, spre exemplu, valabilitatea sau opozabilitatea cesiunii. [862]
În cauza Duijnstee [863] , Curtea de Justiţie a statuat că ipoteza art. 22 pct. 4 trebuie interpretată autonom, pentru a asigura caracterul uniform al drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante. Prin raportare la interpretarea restrictivă propusă de raportul Jenard, Curtea a statuat că sunt litigii care privesc înregistrarea ori validitatea unui brevet (…) acele litigii în cazul cărora se justifică competenţa exclusivă a instanţelor statului în care brevetul a fost acordat, respectiv litigiile care privesc validitatea, existenţa ori stingerea dreptului la brevet, ori invocarea unui drept prioritar, ca urmare a depunerii anterioare a unei cereri.
Dacă însă litigiul nu priveşte existenţa şi validitatea înregistrării înseşi, nu există un motiv special pentru a reţine competenţa exclusivă a statului care a acordat brevetul, art. 16 pct. 4 din Convenţie fiind inaplicabil. Ca urmare, în condiţiile în care părţile nu dispută validitatea înregistrării, litigiul dintre ele cu privire la cine are calitatea de titular al dreptului nu atrage competenţa exclusivă instituită de textul menţionat.
Dimpotrivă însă, acţiunea ce sancţionează încălcarea unui brevet este supusă dreptului comun.
S-a arătat, aşadar, că cererile întemeiate pe încălcarea unui brevet ori a unei mărci, atât acţiunea în încetarea încălcării, cât şi acţiunea în daune (dar şi acţiunile formulate simetric invers, respectiv de constatare/negativă/a inexistenţei unei încălcări), precum şi cererile decurgând din contractele încheiate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, nu intră sub incidenţa art. 24 pct. 4. [864]
Textul este însă aplicabil tuturor cererilor formulate cu privire la o procedură de înregistrare în curs, inclusiv opoziţiile şi contestaţiile care privesc faza administrativă de înregistrare, cererile în anularea brevetului sau mărcii, constatarea expirării unui drept, ori acordarea priorităţii pe temeiul unei cereri anterioare. Dimpotrivă, litigiile privitoare la acordarea unei licenţe (obligatorii sau nu) exced domeniului de aplicare al textului. De asemenea, art. 24 pct. 4 priveşte drepturile de proprietate intelectuală supuse înregistrării (brevete, mărci, desene şi modele industriale etc.), nu însă şi dreptul la numele comercial (chiar dacă litigiul priveşte înregistrarea în Registrul Comerţului, caz în care relevant este art. 24 pct. 3). [865]
[861] În acest sens, MAGNUS/DE LIMA PINHEIRO, Brussels I Regulation, p. 430. [862] A se vedea GAUDEMET-TALLON, p. 106; RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 669. [863] Hotărârea din 15 noiembrie 1983, C-288/82, disponibilă pe www.curia.europa.eu. Cauza priveşte o invenţie de serviciu (constând într-un sistem de prindere a şinelor pe traverse); angajatorul a solicitat obligarea salariatului care obţinuse mai multe brevete pentru invenţia sa să le transmită angajatorului, în vreme ce salariatul a invocat un „drept de retenţie”. Cauza este interesantă şi sub aspectul condiţiilor procedurale de invocare a necompetenţei internaţionale, potrivit Regulamentului, întrucât, deşi potrivit CPC olandez, Hoge Raad (instanţa supremă olandeză) era limitată la motivele de casare invocate de părţi, printre care nu se număra şi necompetenţa, avocatul general a învederat că instanţa este obligată să verifice din oficiu eventuala necompetenţă a instanţei prin raportare la normele de competenţă exclusivă prevăzute de art. 16 din Convenţie, interpretare urmată de instanţa supremă, care a sesizat [865] Curtea cu o întrebare preliminară privitoare la art. 16 pct. 4 şi la art. 19 din Convenţie. A se vedea şi infra, capitolul al X-lea, secțiunea a 4-a, §1 cu privire la litispendenţă. [867] [864] În acest sens, SCHLOSSER, p. 108; GAUDEMET-TALLON, p. 106. [865] A se vedea RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 670-671.
§2. Invocarea nulităţii titlului de protecţie pe cale de excepţie
Una dintre cele mai dificile probleme ivite în această materie a fost cauzată de frecvenţa cu care pârâtul în acţiunea în contrafacere opune în apărare nulitatea brevetului sau a mărcii (a titlului de protecţie a dreptului de proprietate intelectuală, în general).
Răspunsul la această întrebare diferă, după cum chestiunea validităţii şi implicit a existenţei dreptului de proprietate intelectuală invocat de reclamant este privită doar ca o chestiune prejudicială – caz în care regulile generale reclamă ca instanţa învestită cu cererea principală să decidă asupra ei, chestiunea prejudicială nefiind de natură să schimbe însăşi calificarea juridică a cererii principale – ori dacă, dimpotrivă, se consideră că este vorba despre o chestiune care influenţează însuşi regimul juridic aplicabil cererii principale.
În raport de formularea textului Regulamentului din 2001 în limba engleză (proceedings concerned with the registration or validity), o parte a jurisprudenţei britanice era în sensul că instanţa competentă potrivit art. 4 sau art. 7 pct. 2 (art. 2, respectiv art. 5 pct. 3 v.R.) trebuie să se declare necompetentă, dacă se invocă o astfel de apărare. [866]
[866] În acest sens, England and Wales Court of Appeal (EWHC), hotărârea din 27 octombrie 1997, pronunţată în cauza Fort Dodge c. Akzo Nobel, disponibilă pe www.bailii.org (deja citată supra) a statuat următoarele: „28. Article 64 of the European Patent Convention states that a European patent confers on its proprietor the same rights as those of a national patent and that infringement shall be dealt with by national law. In the United Kingdom those rights are defined in Section 60 of the Patents Act 1977. They are rights which apply only so long as the patent is in force. In proceedings for infringement, validity of the patent is often disputed and, if the attack on the patent is successful, it will be revoked pursuant to Section 72 of the 1977 Act. Such revocation has the effect of revoking the grant of the patent and therefore its registration as a patent, and is the reason for the view held in the United Kingdom that it is not possible to infringe an invalid patent. In many cases the attack on the patent prompts the patentee to seek amendment so as to limit the ambit of his monopoly. In the United Kingdom that is possible under Section 75 of the 1977 Act. Any amendment has effect and is deemed always to have had effect from the grant of the patent [s.75(2)]. 29. As Article 64 of the European Patent Convention requires the national law to be determinative of what will and what will not amount to infringement, it follows that when there is a bona fide challenge to the validity of a United Kingdom patent, any proceedings for infringement must in English eyes be «concerned with» the validity of the patent. Often, perhaps normally, the issue of validity will be the principal element of the dispute. No conclusion as to the chances of a claim of infringement succeeding can be made until a decision has been reached as to the strength of the allegations of invalidity. No concluded view on infringement can be reached until a decision has been reached as to whether any amendment should be made and the attack on the patent has been rejected. 30. In the present case the Appellants have raised a substantial attack on the validity of the United Kingdom patent and also intend to rely upon a Gillette defence. This is a case therefore in which no conclusion on the infringement can be reached without consideration of the validity of the patent. We believe that for the purposes of Article 19 (of the Brussels Convention – n.n.) the claim by the Respondents in respect of acts carried out in the United Kingdom are principally concerned with validity of the United Kingdom patent and therefore by reason of that Article and Article 16 the claim falls within the exclusive jurisdiction of the United Kingdom Court. 31. In our view Laddie J was correct in Coin Controls Ltd c. Suzo International (UK) Ltd (1997) FSR 660 at page 676 when he said: «As I have said, validity is frequently in issue, and sometimes the most important issue, in English patent infringement proceedings. This is now enshrined in section 74(l)(a) of the Patents Act 1977. We have always taken the view that you cannot infringe an invalid patent. This was restated by Aldous J in the passage from Plastus quoted above. However the fact that the defendant can challenge validity does not mean that he will. In Plastus he did not. Until he does, only infringement is in issue and the approach in Pearce applies. The court cannot decline jurisdiction on the basis of mere suspicions as to what defence may be run. But once the defendant raises the validity the court must hand the proceedings over to the courts having exclusive jurisdiction over that issue. Further, since Article 19 obliges the court to decline jurisdiction in relation to claims which are «principally» concerned with Article 16 issues, it seems to follow that jurisdiction over all of the claim, including that part which is not within Article 16 must be declined. It may well be that if there are multiple discrete issues before a court it will be possible to sever one or more claims form another and to decline to accept jurisdiction only over those covered by Article 16, but I do not believe that that approach applies where infringement and validity of an intellectual property right are concerned. They are so closely interrelated that they should treated for jurisdiction purposes as one issue or claim»”(s.a.).
Am tratat deja anterior, în contextul coparticipării procesuale pasive, cauza Roche Netherlands şi motivele pentru care nu s-a reţinut îndeplinirea condiţiilor conexităţii atunci când se invocă încălcarea, de către pârâţi diferiţi, a unor părţi naţionale diferite din brevetul acordat conform Convenţiei Europene a Brevetului de la München din 1973 (fascicul de brevete) şi invităm cititorul să lectureze ce am scris acolo, întrucât constituie o pregătire foarte bună pentru discuţia ce urmează. Înainte de a examina soluţia C.J.U.E. cu privire la art. 24 pct. 4, mai menţionăm că în cauza Gantner Electronic, Curtea de Justiţie a statuat că apărările formulate de pârât nu pot fi luate în considerare pentru a stabili dacă există litispendenţă . De asemenea, am văzut că atât la determinarea câmpului de aplicare al Regulamentului (art.1), cât şi în contextul altor norme de competenţă precum art. 24 pct. 2 din Regulament (cauza BVB c. Morgan Chase, discutată anterior), determinant pentru stabilirea competenţei este obiectul principal al cererii, iar nu alte chestiuni ridicate cu titlu incidental ori accesoriu şi care, dacă ar fi fost formulate pe cale principală, ar fi atras competenţa altei instanţe decât a celei sesizate.
Cu toate acestea, prin hotărârea pronunţată în cauza GAT c. LUK [868] într-o cauză în care se formulase o cerere în constatare negativă – a neîncălcării unui brevet prin comercializarea unui produs – întemeiată pe nulitatea brevetului în cauză, acordat în alt stat membru, Curtea de Justiţie a statuat, în esenţă, că art. 22 pct. 4 v.R. priveşte toate litigiile privitoare la înregistrarea ori validitatea unui brevet, indiferent dacă aceste chestiuni constituie obiectul principal al litigiului, ori sunt invocate pe cale de excepţie, chiar într-un stadiu ulterior al procesului.
Potrivit jurisprudenţei Curţii în cauza GAT, în cazul în care se pune în discuţie valabilitatea brevetului, pe cale principală sau incidentă, potrivit art. 16 pct. 4 din Convenţia de la Bruxelles (devenit art. 22 pct. 4 v.R., art. 26 pct. 4 n.R.), este exclusiv competentă instanţa din statul în care înregistrarea a fost, ori este considerată a fi fost efectuată, întrucât raţiunea dispoziţiilor art. 16 pct. 4 din Convenţia de la Bruxelles constă în împrejurarea că instanţele din statul în care a avut loc înregistrarea sunt cele mai în măsură să decidă cu privire la validitatea brevetului. Competenţa de a decide cu privire la valabilitatea brevetului revine acestor instanţe, indiferent dacă valabilitatea este pusă în discuţie prin acţiunea reclamantului (de exemplu, printr-o acţiune în anularea brevetului) ori de către pârât, prin apărările formulate faţă de o acţiune prin care se solicită încetarea unor încălcări aduse dreptului de proprietate intelectuală.
În doctrină s-a arătat că, deşi se evită astfel pronunţarea unor hotărâri contradictorii cu privire la nulitatea ori validitatea unui brevet, ea prezintă inconvenientul grav de a întârzia considerabil soluţionarea acţiunilor în contrafacere, deşi încetarea actelor ilicite care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuale constituie o chestiune urgentă. [869] Se încalcă principiul perpetuatio fori, potrivit căruia competenţa este fixată la data introducerii cererii, precum şi previzibilitatea aplicării normelor de competenţă. Abuzul de drept din partea pârâtului constituie un pericol iminent, căci acesta are la dispoziţie o veritabilă „torpilă” împotriva cererii reclamantului, determinând necompetenţa instanţei sesizate de acesta prin simpla formulare a unei apărări de fond. Chiar dacă cererea nu este respinsă, ci doar suspendată, ori dacă se cere ca apărarea nevalabilităţii titlului de protecţie să fie cât de cât concludentă, să se întemeieze pe fapte, împrejurări şi raţionamente la prima vedere pertinente, inconvenientele soluţiei nu pot fi decât parţial atenuate. Ca urmare a acestei hotărâri, situaţia impunerii pe cale judiciară a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Europa a suferit o depreciere, existând tendinţa de a nu mai formula acţiuni în contrafacere decât în statul care a acordat titlul de protecţie, ori de a încerca sesizarea instanţelor din SUA. [870]
[867] Hotărârea din 8 mai 2003, pronunţată în cauza C-111/01 [868] Hotărârea din 13 iulie 2006, pronunţată în cauza Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, C-4/03. [869] A se vedea Gaudemet-Tallon, p. 108. Pentru alte critici, a se vedea şi supra, comentariul cu privire la art. 8 pct. 1 n.R. [870] A se vedea Rauscher/Mankowski (2011), p. 507-509, care preconizează, tot ca o soluţie de atenuare a inconvenientelor hotărârii GAT, ca instanţa care suspendă procesul să stabilească un termen înăuntrul căruia pârâtul care a invocat apărarea nevalabilităţii titlului de protecţie să sesizeze instanţa exclusiv competentă cu o acţiune în acest sens. Aceiaşi autori arată mai recent (2016, p. 674) că, urmare a codificării jurisprudenţei GAT în cuprinsul art. 24 pct.4 n.R., soluţia suspendării nu ar mai fi practicabilă, întrucât instanţa ar deveni necompetentă ca urmare a invocării nulităţii brevetului pe cale de apărare, soluţie la care, însă, nu subscriem, întrucât nu rezultă nici din text şi nici din jurisprudenţa C.J.U.E. Riscul „torpilării” cererii titularului de proprietate intelectuală şi riscul pierderii de eficienţă a remediilor împotriva încălcării acestor drepturi a fost avut în vedere şi de raportul Hess/Pfeiffer/Schlosser din anul 2007 (pct. 815 şi urm.), care subliniază în mod corect că Uniunea Europeană nu poate tolera o asemenea situaţie de blocaj, având în vedere propria Directivă 48/2004 pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală; o rezoluţie a unor experţi reputaţi în dreptul internaţional privat aplicabil proprietăţii intelectuale (un grup acţionând sub egida Institutelor „Max Planck” din Hamburg şi München) au semnalat consecinţele „dezastruoase” ale hotărârilor Curţii în cauza GAT şi Roche Netherlands, au propus corectarea efectelor acestora, ceea ce constituie o reacţie (academică) fără precedent faţă de jurisprudenţa Curţii de Justiţie. S-a propus revizuirea art. 22 pct. 4 v.R., în sensul de se dispune expres că acest articol nu se aplică dacă chestiunea validităţii înregistrării nu constituie obiectul cererii principale, ori al cererii reconvenţionale, hotărârea pronunţată asupra acestei apărări urmând a avea putere de lucru judecat doar inter partes. După cum ştim deja, Regulamentul Bruxelles I bis se opreşte la soluţia opusă, preferată de instanţele britanice şi care oferă avantajul consonanţei cu art. 22 pct. 4 din Convenţia de la Lugano din 2007: „in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trademarks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the State bound by this Convention in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is, under the terms of a Community instrument or an international convention, deemed to have taken place”(s.a.).
CONTINUAREA EXTRASULUI ÎL PUTEȚI CITI AICI!
